Модернизированный закон о торговых марках в США (Trademark Modernization Act)

Новые процедуры отмены конфликтных марок в реестре ТОРГОВЫХ МАРОК США
С 18 декабря 2021 в США вошли в силу изменения к закону о торговых марках США, внедряющие новые инструменты для предпринимателей, действующих на рынке США или имеющих намерения выйти на этот рынок для обхода конфликтов, с раннее зарегистрированными марками, которые поданы с недобросовестными намерениями или/и по факту не используются на территории США.

Протест третьих лиц против регистрации на этапе экспетизы

До введения в действия последних изменений, относительно малоизвестный процесс протеста против недобросовестно поданных заявок на регистрацию торговых марок, обычно известный только в экспертных кругах, позволял третьим сторонам оспаривать находящиеся на рассмотрении заявки на торговые марки до того, как такие заявки будут опубликованы или зарегистрированы. Выступая в качестве недорогой альтернативы зачастую трудоемкому и длительному процессу прекращения действия свидетельства (cancellation action) в аппеляционной палате, письма протесты позволяли третьим сторонам опротестовать находящуюся на рассмотрении заявку на регистрацию товарного знака на «любом разумном основании для отказа, подходящем для рассмотрения ex parte (в одностороннем порядке без задействия сторон)».

Такие «разумные основания» могут включать, например, утверждение о том, что заявитель стремился зарегистрировать «общеупотребительный или описательный» знак, а также, что знак мог ввести в заблуждение относительно зарегистрированной на федеральном уровне или поданной на регистрацию марки.

Хотя этот процесс часто экономил время и средства третьих сторон, процедура протеста проводилась на усмотрение ведомства США и оставалась в значительной степени недоиспользованной, что позволяло компаниям с ресурсами воспользоваться «лазейкой», в то время как малый бизнес мало что знал.

Теперь TMA определяет то, что когда-то было неясным, формализует процесс протеста, позволяя любой стороне представить доказательства, относящиеся к разумным основаниям для отказа, вместе с аргументами, за установленную плату в размере 50 долларов. После этого у директора USPTO будет два месяца, чтобы решить, следует ли включать такие доказательства в материалы дела по заявке. Хотя решение Директора относительно включения представленных доказательств является окончательным и не подлежит пересмотру, заявителю не запрещается поднимать какие-либо вопросы относительно основания для отказа в ресстрации в дальнейшем делопроизоводстве или в любом последующем судебном разбирательстве.

Эта поправка, в конечном итоге, обеспечивает ограниченный по времени процесс, с помощью которого третья сторона может представить в ведомство США доказательства, относящиеся к экспертизе заявки на торговую марку, для рассмотрения при принятии решения о том, следует ли регистрировать торговую марку, таким образом управляя ожиданиями заявителя и третьих лиц, обеспечивая при этом более широкий доступ к мощному инструменту досудебного разрешения конфликта.

TMA обеспечивает USPTO гибкость в установлении сроков ответа на запросы ведомства, выданные во время экспертизы.

Раннее практически на любой запрос ведомства нужно было ответить в течении 6 месяцев с даты выдачи запроса. Новое положение позволит ведомству устанавливать сроки ответа от 60 дней до шести месяцев, с возможностью для заявителя запросить продление на полный шестимесячный период. Только время покажет, будут ли разные периоды для ответов применяться к разным типам запросов.

TMA предоставляет более дешевые способы избавления от “мертвого груза” в реестре товарных знаков.

В результате недавнего значительного увеличения количества регистраций торговых марок знаков, заявляемых с использованием поддельных доказательств использования, беспорядок в реестре представляет собой серьезные проблемы. До TMA, стороны, стремящиеся оспорить существующие регистрации USPTO, могли сделать это только через процедуру отмены действия свидетельства с состязательным участием двух сторон в аппеляционой палате (TTAB) или через судебный процесс в федеральном суде. Если сторонам удалось обнаружить конфликтную заявку в период публикации, тогда использовали процедуру возражения с целью отзыва заявки.

При этом режиме для большинства собственников тм – малого и среднего бизнеса процедуры возражения и отмены действия регистрации были практически недоступны. Действительно, в одном исследовании сообщается, что средняя стоимость возражения (opposition proceedings) против использования торговой марки в Соединенных Штатах колеблется от 95 000 до 500 000 долларов. Конечно большинство споров решалось в с помощью мировых соглашений, писем согласий и договоров о со-существовании на рынке, но даже дойти до этого этапа стоит от 2000 долларов, что для многих малых бизнесов было нецелесообразно.

То есть, было непомерно дорого оспаривать товарные знаки, которые фактически не использовались, и мешать таким злоупотребителям подавать новые заявки на товарные знаки тоже было дорого и часто игра не стоила свеч в конечном этоге.

TMA установило две новые процедуры для третьих сторон по оспариванию регистраций товарных знаков, которые были получены с использованием поддельных доказательств использования в и / или фактически не использовались, вызывая перегрузку реестра:
(1) исключение из реестра товарных знаков (expungement)
(2) повторная экспертиза товарных знаков (re-examination).

Что касается процесса исключения знака из реестра, по новому закону, «любое лицо» или третье лицо может оспорить регистрацию товарного знака на том основании, что он никогда не «использовался в коммерции», что является стандартом, необходимым для регистрации. Чтобы инициировать оспаривание, лицо должно: (1) указать каждую регистрацию, о которой идет речь в петиции; (2) идентифицировать каждый товар или услугу, упомянутые в регистрации, для которых предполагается, что знак никогда не использовался в коммерции; и (3) включать подтвержденное заявление о том, что после «разумного расследования использования» использование не было обнаружено.
После подачи петиции об исключении из реестра, директор ведомства США определяет, доказано ли, что рассматриваемый знак никогда не использовался. Если стандарт «prima facie» соблюден, Директор инициирует разбирательство ex parte (то есть в одностороннем порядке со стороны ведомства без привлечения сторон и соотвественно дорогостоящих адвокатов) и уведомляет об этом заявителя и регистранта. После начала разбирательства, регистрант может преодолеть потенциальное решение об исключении, предоставив доказательства использования. Доказательства использования могут быть получены в любой период, который «поддерживал регистрацию во время подачи заявки или когда было сделано заявления об использовании знака (Statement of Use, Section 15, Section 9 submissions) или в любой период «после регистрации, но до ходатайства об исключении из реестра. Если регистрант не может предоставить доказательства использования, и если иным образом считается, что знак никогда не использовался в коммерческих целях, как это было заявлено в регистрации, регистрация аннулируется.

Процесс повторной экспертизы аналогичным образом позволяет третьим сторонам подать петицию, оспаривающую регистрацию, но не на основании неиспользования в принципе, а на том основании, что «знак не использовался в коммерции… на соответствующую дату или ранее». TMA отмечает, что «соответствующая дата» может быть любой из следующих: (1) дата первоначальной подачи заявки 1 (a); (2) дата подачи заявления об использовании для удовлетворения требований об использовании в коммерции по заявке на основании намерения об использовании 1 (b); или (3) дату, до которой истекал срок подачи заявления об использовании. Чтобы инициировать повторную экспертизу, заявитель должен (1) указать каждую регистрацию, о которой идет речь в петиции; (2) идентифицировать каждый товар и услугу, заявленные при регистрации, для которых предполагается, что знак не использовался в коммерческих целях в отношении данного знака или в связи с ним на соответствующую дату или ранее; и (3) включать подтвержденное заявление о том, что знак после «разумного расследования» был признан не использовавшимся на соответствующую дату или ранее. Как и в случае петиции по делу об исключении из реестра по стандарту «никогда не использовался», Директор определяет, удалось ли заявителю подготовить дело по стандарту «prima facie» (когда по всему очевидно), доказывающее, что рассматриваемый знак не использовался на соответствующую дату или до нее. Если стандарт соблюден, начинается процедура повторной экспертизы, в результате которой может наступить исключение их реестра, если регистрант не предоставит доказательства, подтверждающие использование, на соответствующую дату или раньше.

TMA также позволяет Директору ведомства США инициировать процедуру удаления регистрации на тм из реестра или повторной экспертизы по собственной инициативе, эффективно позволяя аннулирование знака без необходимости вмешательства или инициативы третьей стороны. Этот протокол sua sponte не отличается от программы аудита доказательств использования после регистрации ведомством США, который применяется сейчас к продлениям регистраций - выборочной проверки зарегистрированных знаков, чтобы гарантировать, что такие знаки в реестре США по-прежнему точно отвечают требованию «использование в коммерции». В соответствии с программой аудита, регистрант должен доказать использование знака в отношении каждого товара или услуги, которые ведомство США выбирает случайным образом при проверке заявления о продлении регистрации. На нашем опыте, такие аудиты проводятся достаточно часто, поэтому мы настоятельно советуем клиентам не подавать новые заявки и не продлевать действующие регистрации в отношении любого товара или услуги, использование которого нельзя доказать на данный момент. В качестве альтернативы регистрант может также удалить из своей регистрации товары или услуги, для которых не может быть предоставлено доказательство использования на данный момент, но если он это сделает по запросу аудита, то это будет стоить 250 дол. США за каждый класс, в составе которого нашелся удаленный товар. Это уже конкретно жействует на практике. В 2021 году из реестра было удалено более 1500 регистрации одного недобросовестного китайского заявителя, который подавал липовые доказательства об использовании торговых марок на территории США.

Для предотвращения преследований владельцев торговых марок и злоупотреблений новыми процедурами в отношении одних и тех же товаров и услуг, о которых идет речь, может проводиться не более одной процедуры исключения из реестра или повторной экспертизы, и если регистрант успешно докажет «использование», дальнейшие процедуры исключения ex parte или повторной экспертизы не могут быть инициированы в отношении этих товаров или услуг, независимо от личности заявителя.

TMA также устанавливает временные рамки для процедур исключения марок из реестра и повторной экспертизы. Такие ходатайства об исключении из реестра или процедуре исключения (по сути аудита) по инициативе Директора, могут проводиться только начиная с трех лет после регистрации. С другой стороны, процедура повторной экспертизы может быть начата в течение пяти лет после даты регистрации знака, зарегистрированного на основании использования в коммерции. Важно отметить, что если свидетельству о регистрации более 10 лет, данные процедуры непременимы. Переходные положения предполагают, что до 2023 года, можно отменить даже свидетельства старше 10 лет. Также положения неприменимы для регистраций и заявок, поданных на основании регистрации в другой стране (44e) или по Мадридскому Соглашению (66а).

Новые правила, дают больше возможностей для доступного разрешения конфликтов и меньше пространства для системных злоупотреблений троллями и предпринимателями, которые любят ставить палки в колеса из любви к искусству или с целью недобросовестной выгоды.

Будем рады помочь вашему бизнесу расчистить путь от конфликтных регистрациий, которые могут помешают вашему бренду на рынке США.

Пишите на мессенджеры: +13475125214 или на us.desk@dil.ua для конкретных консультаций.